论许可人破产时对知识产权许可协议的处理

　　作者简介

　　张钦昱 为中国政法大学民商经济法学院副教授，中国政法大学破产法与企业重组研究中心秘书长。

　　摘要： 利用待履行合同来处理知识产权许可协议的传统方法存在缺陷，债务人如果选择终止合同则会严重损害被许可人的利益。美国允许被许可人在债务人拒绝履行合同时继续使用知识产权，并对该复选权设定时间、给付对价和放弃权利等限制，这些做法值得借鉴。因此，我国应尽快构建处理许可人破产时知识产权许可协议的法律框架。

　　关键词：许可人；破产；知识产权；许可协议

　　在有效的市场环境下，通过利益机制的驱动，会使社会资源配置达到最优状态。这在科技创新方面，表现为企业与发明者的适配，即在企业充分挖掘知识产权的经济潜力、将创新成果转化为生产力的同时，使发明者能够更专业地从事发明创造活动。但当发明人将创新成果的知识产权交由他人经营使用时，必然涉及知识产权许可等问题。尤其在一方当事人破产时，如何处理原有的权利义务关系尤为重要。当许可人进入破产程序时，妥善处理知识产权许可协议，不仅直接关系到许可人和被许可人的权益，甚至会影响相关产业的发展。

　　一、知识产权许可协议在破产程序中的性质

　　知识产权许可协议在破产法上属于待履行合同，适用待履行合同的相关规定。待履行合同的规定可以追溯到1877年的《德国破产法》。美国从1938年的《钱德勒法案》到1978年的现行美国破产法典，经过半个世纪的发展，待履行合同制度“已经从最初的两段文字发展为长达几页的详尽描述” 。［1］虽然目前还没有法典明文定义待履行合同，但一般来说，待履行合同可被界定为一种合同双方的义务均未完全履行完毕的合同。在现实中，一般援引康特里曼测试来判定待履行合同。依据康特里曼教授的解释，当合同双方尚未履行或尚未完全履行合同义务，且该尚未履行或尚未完全履行的义务会造成他方重大实质损害时，则该合同为待履行合同。［2］康特里曼测试又被称为实质性违约测试，即如果一个合同的次要义务没有被满足，那么当事人的违约并不构成实质性违约，该合同也不属于待履行合同范畴。 

　　在现实中，每一个知识产权许可协议的双方几乎都有一些还未履行完毕的义务，这些义务是否属于实质性义务尚有待商榷。如，不能仅仅因为一方没有支付许可费用就判定构成实质性违反合同，从而构成待履行合同。应当看到，待履行合同强调的不是已经确定的义务的履行，而是看重持续性义务的存续。也就是说，如果许可人不去起诉被许可人违反合同的义务是一项独立的义务，那么违反该义务就构成了实质性违约。因此，含有许可人不得起诉违约的条款的合同当属待履行合同。与此类似，含有许可人允许被许可人在破产后继续使用知识产权条款的合同，保护被许可人的知识产权免受他人损害条款的合同，以及含有被许可人继续以特殊形式使用知识产权条款的合同都属于待履行合同范畴。

　　二、待履行合同处理方法及其与知识产权许可协议的冲突 

　　破产管理人对于待履行合同有两种选择: 承担合同和拒绝履行合同。破产管理人若选择承担合同，必须首先弥补违约部分或者提供充足担保。破产管理人也需要考虑合同之外第三方的利益，即需要补偿因债务人先前违约所导致的第三方利益损失。当然，破产管理人为其将来可以实现合同目的所提供的保证也是必不可少的。对于合同义务，破产管理人仅能全部承担，不能仅享有合同部分权利或承担部分义务。破产管理人一旦确定承担待履行合同，破产程序开始前存续的合同便由债务人继续履行，债权人享有的债权不再与其他债权按比例参与破产分配，而是作为共益债务由债务人财产随时优先清偿。与此相反，如果破产管理人拒绝履行待履行合同，则债务人被视为在破产程序开始前便违反了合同义务，债权人的债权随即变为无担保债权。债权只能进入由无担保债权组成的“债权池” ，依比例受偿。但拒绝履行合同并不影响债权人依据合同享有的其他权利，如仲裁条款执行权、抗辩权和债权人依据合同享有的债权数额等并不会因拒绝履行合同而丧失。 

　　破产法将许可协议视为待履行合同的做法较好地调和了破产法与知识产权法的矛盾。但由于知识产权法律关系客体的特殊性，又会产生新的问题。在债务人是知识产权许可人的情况下，如果允许许可人恣意解除许可合同，考虑到知识产权一般无法在短时间内被取代或即使找到替代方法也要经历复杂的过程，这就有可能极大地打击被许可人围绕创新成果而进行的投资行为，甚至导致被许可人由此建立的事业的失败。被许可人丧失知识产权合法使用的损失是金钱难以补偿的。即使得到补偿，被许可人得到的也只是一种无担保债权，劣后于优先债权，而是与其他同等级债权人按比例偿付。

　　三、 美国处理许可人破产时知识产权许可协议的方法 

　　在破产中，债务人会使用一切手段，尽可能减少负债。而在债务人拥有知识产权的情况下，情况将更加复杂。被许可人不仅会被迫接受远低于债权数额的清偿，而且可能面临投资失败的风险，甚至被许可人可能伴随许可人进入破产程序而同样陷入破产境地。美国基于缜密考量知识产权领域特性的许可人破产时对许可协议的处理方法值得借鉴。

　　(一) 赋予被许可人“复选权”

　　美国在1988年制定了《知识产权破产保护法》，并随后纳入美国破产法典中，作为破产法处理待履行合同的例外方法。此种做法通过限制许可人的权利，达到鼓励知识产权投资、 保护研发资本和被许可人利益的目的， 对于扫除美国科技发展阻碍具有重要意义。依据美国破产法，当许可人进入破产程序，管理人选择继续履行许可协议时，被许可人有两种方法应对: 一是接受债务人拒绝履行合同的决定。二是在授权期内，继续使用在破产案件开始前即已存在的知识产权，并相应承担一些义务。也就是说，债权人可以选择接受债务人不再履行许可合同的决定。许可合同在此时被视为终止，被许可人不再拥有继续使用知识产权的权利，但可与普通无担保债权人一样，对债务人享有损害赔偿请求权等其他权利。需要说明的是，被许可人在此种情形下的权利和义务无需依据美国破产法典的规定。反之，在被许可人选择保留知识产权时，债务人即使拒绝继续履行知识产权协议，被许可人仍然有权继续合法使用该知识产权。 

　　(二) 对“复选权”的限制

　　通过对被许可人权利边界的框定，加上时间、对价和权利放弃等诸多限制，可在不加重债务人负担的同时，避免被许可人权利滥用的可能。这种对“复选权” 的限制主要包括三重限制: 一是时间要求。被许可人只能在原许可协议设立的许可期限内继续使用知识产权。二是给付对价要求。被许可人应当按照原协议的要求继续支付许可费。不管名称如何变化，只要是为了使用知识产权而支付的费用都应属于许可费的范畴。三是放弃权利要求。在一般情况下，债权人可向债务人主张抵销其在破产申请受理前对债务人所欠的债务，但在许可合同的场合却不得主张抵销，这会引发被许可人为了获得实质上的更多清偿而要求继续履行协议的道德风险，产生类似于个别清偿的效果，进而减少其他债权人获得清偿的比例。与此类似的是对共益债务的诉求。 

　　(三) “未来改进” 条款

　　由于被许可人只能要求继续使用破产程序开始前在许可协议中存在的知识产权，所以一般情况下，许可协议中写入“未来改进” 条款的现象非常普遍。如果限制被许可人获得知识产权的更新，潜在的被许可人很可能不愿获得该项许可，许可人会在众多提供相似知识产品的许可人的竞争中落败。但在许可人进入破产程序后，由于“未来改进” 条款属于待履行合同的一部分，所以债务人的挑拣履行权将决定其是否生效。在通常情况下，不大可能从“未来改进” 条款中获得好处的债务人不会再向被许可人提供改进服务。从立法背景看，限缩被许可人继续获得更新权利的理由有两点: 一是为了鼓励债务人继续从事研发工作，通过免除破产程序之前的债务，使其不会因破产程序申请前所拟定的协议条款受到影响。二是为了保证债务人不会有积极履行合同的行为。待履行合同的设计是为了贯彻“除非债务人同意， 就不能要求债务人有积极履行合同的行为” 这一思想。［3］ 即使法律赋予被许可人可以继续享有被债务人所拒绝的知识产权，债务人也只是被动地接受金钱给付，消极地同意知识产权暂时归属于被许可人。因此，立法才将被许可人可以继续享有的知识产权局限在债务人破产申请前协议列明的范畴，而无需债务人再主动提供更新技术。 

　　将“未来改进” 条款排除出债务人的义务范围又会引发新的不公平。在科技日新月异的今天，无法获得知识产权修改或改进技术的被许可人所掌控的知识产权很容易大幅贬值， 甚至会很快变得一文不值。特别是当一项知识产权的开发接近尾声，如软件处于后期调试阶段、电影正在包装剪辑或小说连载至最终高潮部分，如果许可人此时进入破产程序， 那么缺少关键部分的知识产权对被许可人来讲并不具备应有的价值，继续承担协议不会获得应得的经济利益，而放弃协议又会使前期投资落空。对此，“被许可人无法获得技术更新，使得通过艰苦谈判得来的被许可人继续享有知识产权既得利益的胜利变得华而不实” 。［4］ 因此，不能完全禁止“未来改进” 条款，至少在重整程序中，应当要求债务人向被许可人提供其自愿改进的知识产权，而不会给债务人的投资和企业造成实质性或无法估量的损失。毕竟重整程序中债务人各组成部门相对完整， 改进知识产权不会耗费过多精力， 与被许可人继续维持紧密联系也有利于未来合作关系的建立。更为重要的是，如果债务人不提供力所能及的帮助，知识产权的利用效率将会降低，这会影响整个社会的利益。因此，准许法院对重整程序中的债务人逐案进行成本收益分析，有选择地适用“未来改进” 条款是适宜的选择。

　　四、我国处理许可人破产时知识产权许可协议的改进措施 

　　(一) 我国处理许可人破产时知识产权许可协议的现状

　　著作权许可合同、 商标权许可合同以及布图设计专有权许可合同的规定散见在《著作权法》、《商标法》和《集成电路布图设计保护条例》中。上述合同在《合同法》 中属无名合同， 在适用总则规定的同时，可以参照分则专利实施许可合同的规定。与转让情形下权利人不再对知识产权享有任何权利不同，知识产权的使用权能在使用期过后又复归至原权利人。知识产权许可协议的相关法律条文较少，集中在许可合同的主要内容、 存续期限、使用报酬等事项中，并不涉及破产程序中当事人的权利义务。《企业破产法》也没有任何涉及知识产权的条款，所以需要推衍和论证我国目前破产程序中对待知识产权许可协议的方法。《企业破产法》 中关于待履行合同的规定指出，破产管理人有权决定解除或继续履行待履行合同，在合同继续履行时，对方当事人可以要求提供相应的担保来确保合同能够履行。由此，除要求提供担保外，对方当事人对债务人决定继续履行许可协议的决定只能服从，无论是作为许可人还是被许可人，债务人对许可协议享有完全的主导权。因管理人或债务人请求对方当事人履行许可协议所产生的债务属于共益债务，由债务人财产随时清偿。否则，对方当事人的损失应列入普通破产债权，劣后于劳动债权和税收债权。由于我国破产法并未特殊规定破产程序中知识产权许可协议的处理问题，所以将面临前述按待履行合同处理许可协议的共性问题。 

　　(二) 我国处理许可人破产时知识产权许可协议的改进措施

　　待履行合同之所以始终无法妥善解决知识产权许可协议中当事人一方破产的问题在于未能结合高新技术产业的实际需求，切实从许可人和被许可人的诉求出发。因此，需要同时平衡许可人和被许可人利益，以社会整体利益为出发点，构建我国解决破产时知识产权许可协议问题的制度框架。

　　在许可人破产时，应在待履行合同的相关法律条文项下增加一款例外条款，规定当待履行合同为知识产权许可协议时，被许可人仍可选择是否继续履行许可协议。这样做既可使破产管理人能够基于许可人利益选择是否继续履行许可协议，也能保障被许可人持续拥有并实施该许可协议的权利，使得有公共利益属性的知识产权得以为社会所分享。这其中，可赋予被许可人复选权的替代方法，即给予被许可人以优先购买权，以方便被许可人根据自身实际情况和需要来决定是否购买该项知识产权，而不是被动接受债务人的单方面决定。［5］优先购买权设计的出发点很好，但存在过于偏袒被许可人的问题。被许可人行使优先购买权，将获得知识产权的所有权而不再是使用权，客观上产生了许可人因为自身破产原因而丧失完整知识产权的结果，将给债务人带来巨大损失，对于债务人的其他债权人则相当于个别清偿，所以法院应该予以撤销。另外，被许可人的选择权对债务人而言是法律创设的一种额外负担，应该设法降低其对债务人造成的不利影响， 约束被许可人所获得的继续持有知识产权的权利。具体而言，被许可人只能在许可协议约定的剩余时间内继续保有原许可协议中约定的权利，而且必须持续给付许可协议约定的费用，不得主张抵销权，也不得向债务人主张因履行许可协议所产生的债权。当然， 破产管理人除了要求被许可人继续给付外，也不能要求其他损害赔偿。

　　在“未来改进” 条款上，应允许法院在重整程序中综合考虑债务人的成本以及知识产权改进对于被许可人的重要程度后，要求债务人向被许可人适度提供关键性改进。首先， 债务人需要向被许可人提供一定的技术更新。更新后的知识产权可能会使被许可人所依据的许可协议失效，许可协议将无法继续施行，被许可人的利益将受到损失，知识的有效传播也将受到阻碍。因此，有必要要求债务人利用其技术和人力优势，向被许可人提供一定的帮助。其次，债务人是否提供技术更新需要权衡各种因素。法院应该考察债务人提供技术更新的成本以及技术更新对于被许可人的重要程度等因素，在不会对债务人造成难以预期和大量负担的前提下，可要求债务人提供关键技术的更新。再次，对被许可人的帮助应局限在重整程序中。和解程序只是为了快速了结债权债务关系，而清算程序的焦点是分配债务人财产，当债务人因破产而彻底解体时，要求其再提供改进的知识产权并不现实。